The impact of distinctiveness requirement on the registration of advertising slogans as a trademark in the light of Swiss, French and the EU court decisions

• Main Author: Memişoğlu, Sami Özgür
• Other Authors: Doğuş Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Anabilim Dalı, TR102243
• Format: Article in Journal/Newspaper
• Language: English
• Published: Legal Yayıncılık 2016
• Subjects: Non-Traditional Trademarks; Slogan; Distinctiveness; Descriptive Signs; Registration; Absolute Ground of Refusal; Sıradışı Markalar; Ayırt Edicilik; Tasviri İşaretler; Tescil; Mutlak Ret Sebepleri; Hale; sami
• Online Access: https://hdl.handle.net/11376/2805

Memişoğlu, Sami Özgür (Dogus Author) This artiele focuses on the requirement of distinctiveness (art.7/1/b of EUTM Regulation 20 15/2424 and art.7/1/a of DLPT) sought for the registration of advertising slogans as a trademark. The lack of this quality as an absolute ground of refusal gives rise to the exelusion of the slogans from trademark protection in many jurisdictions. As amatter of fact it is unanimously accepted that advertising slogans can also function as trademarks although theyare generally used as a promotional message instead of a badge of origin. But when it comes to determine what kind of slogans will be deemed eligible for trademark protection, the issue of sening the right standards of di stinctiveness becomes a perplexing affair. Furthermore the controversial court precedents are only blurring the way to develop sound and uniform legal criteria. This study aims to elarify the method for determining whether a slogan is or is not inherently di stinctive by trying to keep away from the old motto that each legal case has to be analyzed on its own merits. According to "Vorsprung durch Technik" decision being simultaneously understood as a marketing instrument would not automatically render the slogans deprived of distinctiveness as long as they fulfill the function of a trademark namely distinguishing the products and indicating their commercial origin. Suggestive slogans which require a sh ort thinking before being fully understood and whose message is formulated in a sh ort, catchy, rhythmic or unusuallanguage, assume more easily the function of a distingui shing sign (an intangible asset) worthy of trademark protection. On the other hand, ordinary, unambiguous or mere laudatory advertising tools containing only abstract, promotional me ssages will not serve as a badge of origin and thus, their registration will adversely affect the free competition on the relevant market. Slogans should be deemed inherently di stinctive inherently if they "evoke the product of a certain undertaking" or "create the perception of making reference to the features of the product of a certain ımdertaking" in the relevant public. This qualification can be gained by means ofvague and undefined elements which are sufficiently unusual to the extent that relevant people (from average consumers to the technical experts depending on the product type) are left wondering what exactly theyare meant to infer from the expression reflected by the slogan. Makalemizde reklam sloganlarının marka olarak tescilinde aranan ayırt edicilik şartına (2015/2424 sayılı Avrupa Birliği Markası Tüzüğü m.7/f.1/b bendine ve 556 sayılı KHK m.7/1/a bendine) odaklanılmaktadır. Mutlak bir tescil engeli mahiyetindeki bu özelliğin eksikliği, pek çok ülke hukukunda sloganların marka koruması dışında kalmasına yol açmaktadır. Esasen bir ticari köken arması yerine, uygulamada daha çok satışları artırmaya yönelik (promosyonel) bir mesaj olarak kullanılan reklam sloganlarının, marka işlevi de görebileceği herkesçe kabul edilmektedir. Ancak ne tür sloganların marka koruması altına alınabileceğinin belirlenmesinde doğru ayırt edicilik standartlarının belirlenmesi güçlükler arz edebilir. Buna ek olarak, çelişkili yargı içtihatları da yeknesak ve güvenilir hukuki kriterlerin geliştirilmesini müphem hale getirmekledir. Bu çalışma bir yandan sloganların kendiliğinden ayırt edici olup olamayacağının belirlenmesinde kullanılacak metodu açıklığa kavuşturmayı hedeflerken; diğer yandan her davanın kendi şartları içinde değerlendirilmesi gerektiği mottosundan da uzak kalmaya çalışmaktadır. "Vorsprung durch Technik " kararı gereği, ürünlerin birbirinden ayırt edilmesini sağlama ve ticari kökenlerini gösterme işlevlerini yerine getirdikleri sürece, sloganların aynı zamanda pazarlama aracı olarak anlaşılmaları doğrudan ayırt edicilik yoksunu olduklarını göstermez. Tamamen anlaşılmaları için kısa da olsa bir düşünsel faaliyet gerektiren; ilettikleri mesaj sıra dışı bir dilde, ritmik, dikkat çekici ve kısa bir biçimde formüle edilmiş ima edici sloganlar, marka korumasından yararlanabilecek ayırt edici bir işaret işlevini daha kolay görebilecektir. Buna karşılık, sadece soyut ve promosyonel mesajlar içeren sıradan, sarih veya salt abartılı reklam araçları, köken arması işlevini göremeyecek olup; bunların tescili ilgili pazardaki serbest rekabeti olumsuz etkileyecektir. Şayet sloganlar ilgili çevrede belirli bir teşebbüse ait ürünleri akla getiriyorsa veya belirli bir teşebbüsün ürünlerinin özelliklerine atıfta bulunuyorsa kendiliğinden ayırt edici sayılmalıdır. Bu özellik, ilgili kişilerde (ürün türüne bağlı olarak ortalama tüketiciden teknik uzmanlara kadar uzanabilecek çevrede) slogandan hangi anlamın çıkarılması gerektiği hususunda merak uyandıracak ölçüde belirsiz ve şaşırtıcı unsurlar aracılığıyla kazanılabilecektir.